Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2020, porte sur la question de la perte du droit sur une marque et les effets de la déchéance sur les actes de contrefaçon intervenus avant celle-ci.
M. B... était titulaire de la marque française semi-figurative "Saint Germain" pour désigner des boissons alcooliques. Ayant découvert que la société Cooper International Spirits distribuait une liqueur de sureau sous la dénomination "St-Germain", M. B... a assigné cette société en contrefaçon de marque.
M. B... a été déchu de ses droits sur la marque "Saint Germain" pour les produits concernés. Il a maintenu ses demandes pour la période antérieure à la déchéance. La Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation des articles de la directive 2008/95/CE.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le titulaire d'une marque déchu de ses droits à l'expiration du délai de cinq ans pour ne pas avoir fait un usage sérieux de cette marque peut réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits identiques ou similaires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que la déchéance d'une marque ne produit effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux. Ainsi, le titulaire de la marque peut se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque par les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance.
Portée : La Cour de cassation a confirmé l'interprétation de la CJUE selon laquelle les États membres peuvent permettre au titulaire d'une marque déchue de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage antérieur d'un signe similaire. Il convient d'apprécier l'étendue du droit exclusif conféré au titulaire au cours des cinq premières années suivant l'enregistrement de la marque, en se référant aux éléments résultant de cet enregistrement. Ainsi, dans cette affaire, M. B... peut se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque par les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance.
Textes visés : Article 5, § 1, sous b), l'article 10, § 1, alinéa 1, et l'article 12, § 1, alinéa 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.
: Sur les effets de la déchéance d'une marque, cf. : CJUE, arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits e. a., C-622/18.